小金说法
企业如何做好知识产权合规管理?|广东金本色律师事务所

近年来,知识产权犯罪案件激增,同传统的知识产权犯罪案件相比,新的特点不断呈现,这给企业带来巨大的风险与挑战,同民事法律风险和行政法律风险相比, 刑事风险是决定企业“生死存亡”的关键要素

对企业而言,在日常运营管理中有必要以刑事法律的标准来识别、评估和预防企业的风险,完成合规工作以规避风险,防患于未然。

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潜在的知识产权风险

知识产权作为一类无形资产,它是受国家法律保护的,企业要用某些实际的努力把这些无形资产 固定为自己的权利。

在这个过程当中可能会遇上各种问题,处理不当非常容易给公司种下安全隐患。企业知识产权存在有哪些潜在的风险性?

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研发活动期风险

研发活动期风险包括 研发立项论证时 未对现有技术进行详细检索,导致重复开发、自主开发成果不能使用的风险; 研发完成后 未对研发成果进行有效保护,导致研发成果被他人抄袭、自身被他人授权专利限制使用的风险; 产学研合作中 未明确合作成果的知识产权归属,造成各权利人间出现知识产权纠纷的风险。

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生产活动期风险

生产活动期的风险主要有采购环节中 对供应商提供的产品、技术未进行知识产权评价,可能造成的对第三方知识产权的侵权; 委托他人制造时 未明确规定研发得到的知识产权的归属、使用及保密,从而引起的知识产权纠纷; 对于上游或下游单位 未明确规定知识产权归属以及保密责任,造成企业知识产权流失的风险

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销售活动期风险

在产品销售活动期间涉及到的产品商标、广告语营销方案等均可能引发侵犯他人知识产权的风险。

对以上知识产权侵权风险和纠纷,可以看出未对企业知识产权进行有效管理,没有建立有效的预警和防范机制,是企业知识产权风险的主要成因

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精细化指引


新形势下,企业在知识产权合规体系建构过程中也会相应地面对潜在的各种风险,企业做好知识产权合规管理,以下4个细节不容忽略:

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企业商标权授权使用的合规

企业 商标权授权使用的合规 在企业知识产权合规体系建构实务中尤为重要,实务中常有企业 未获得授权 即使用商标并销售有授权方商标的商品,或虽获得授权,但却 超越授权方约定的区域范围、渠道限制或期限而使用或销售 带有授权方商标的商品等不当使用他人商标的行为。
企业在使用与他人注册商标相同的商标,需要经过注册商标权利人许可,但是企业在已经获得注册商标所有人的许可的前提下也并非“高枕无忧”。
假冒注册商标罪侵犯客体 为合法的注册商标专用权以及国家商标管理秩序,企业在商标的实际使用中仍不能有超出授权方约定的区域范围、期限而销售带有授权方商标的商品造成消费者对商品来源的混淆和误认,从而导致侵犯注册商标专用权、国家商标管理秩序的行为。

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企业内部职务作品维护的合规

有效地激发企业内部员工的创造是创新型企业发展的源动力,创新型等智力成果密集型企业知识产权的取得,其主要形式是自主取得,这就使得 职务作品、职务发明边界 的厘清尤为重要
做好著作权合规管理工作,前提是来源上明确边界,提高员工的风险防范水平和意识,坚持 “先授权后使用” 的原则。 鼓励创新,并对员工的职务作品加强著作权登记工作合规化管理。
根据我国《著作权法》虽然作者在作品创作完成之日起自动享有对该作品的著作权 , 不须经过任何批准或登记手续,但是 经过登记可以更加明确著作权的归属以及有利于企业切实地开展维权工作
在实际操作中,应严格按照相关规定依据特定的程序、可登记的作品范围等向国家知识产权局申请作品著作权登记。

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企业内部商业秘密管理合规

侵害商业秘密类犯罪近年来多有发生,其根源在于企业内部商业秘密管理的合规管理缺失。
侵犯商业秘密罪的犯罪主体 多为企业员工或招揽获取商业秘密员工的同行竞业企业,因而在一定程度上,企业可能会因为员工的操作不规范、过失疏忽行为而承受刑事追责风险。
在这里,企业知识产权合规就成为企业将员工责任与企业责任加以切割的 “无罪抗辩事由”,因而在现代企业合规计划中,往往有着切割企业责任与员工责任的合规计划内容。
这一合规要素的设立对于现代企业的良性发展起着格外重要的作用,避免企业因无端遭受意外风险而中途“夭折”。
我国对于单位犯罪的认定, 实际上采用类似严格责任的归责方式
企业为了预防特定知识产权刑事风险,需要以成文形式编撰刑事合规指南与员工行为准则,以显著标识提示员工行为的合规要求,确立员工的行为规范要求,对于违法乱纪的行为进行明确性禁止,并健全完善相对应的配套机制。
比如相应的 奖惩机制 ,如 举报机制、惩罚机制 ,通过这样一系列的政策通知及要求,说明企业履行了相应的管理义务,从而规避企业可能面临的非合规风险。

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完善企业专利权布局合规管理

根据2020年新修订的专利法第71条规定:“侵犯专利权的赔偿数额 按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;实际损失权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照 该专利许可使用费的倍数合理确定
对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的 一倍以上五倍以下确定赔偿数额 赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予 三万元以上五百万元以下的赔偿 赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
可见,一旦专利侵权案件进入行政处罚或诉讼程序,其对拟上市企业造成的时间 成本损失、财务成本损失将难以估量。
就此问题而言,企业一方面要 做好专利布局
一是根据主营收入贡献大的核心技术,找出创新点和改进点, 围绕该核心创新点和改进点进行专利布局。
二是进行储备式布局,就是针对未来发展需要进行专利谋划,进而进行专利布局。
三是围绕时间进行专利布局,是指拟上市企业根据市场竞争形势的多变性,在准备上市之前的3-5年内,适时、准确、具体、连贯地提交专利申请并进行布局。
另一方面, 构建专利预警机制 。主要是根据企业的核心产品搭建预警系统,根据企业战略确定预警范围,建立动态数据库,以形成行业跟踪能力的预警系统。
在充分整合和利用信息资源的基础上,针对风险展开分析判断,进而制定规避风险措施。

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企业知识产权档案建立的合规

知识产权档案是侵权纠纷中的重要法律证据,健全完备的知识产权档案可有效地应对侵权诉讼。
健全完整的知识产权档案包括 研发活动的研发记录、知识产品评审资料、专利申请文件交底书等与研发成果相关的所有资料和文件
其中专利内容不仅包括技术研发相关文件、申请专利原始文件、专利证书等,还应包括专利申请修改过程文件、专利年费缴费票据、专利变更文件等。
具体的企业知识产权档案应根据知识产权活动的特点进行整理归纳,保证各类资料文件的完整完备,以更好地防范和应对知识产权风险。

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